Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Условиями признания действий субъекта нарушением исключительного права на товарный знак являются:

1) «несанкционированное» правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;

2) тождественность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;

3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Под незаконным использованием товарного знака могут пониматься различные действия: производство товаров с размещенным на них чужим товарным знаком, предложение к продаже, продажа таких товаров; их импорт на территорию Российской Федерации, использование чужого товарного знака в рекламе, в сети Интернет, в том числе в своем доменном имени.

В ситуации, когда один субъект произвел контрафактный товар (например, завод), а другой (магазин) продал данный товар потребителям, ответственность за нарушение исключительного права несет как первый, так и второй. Правообладатель может предъявить иск как ко всем этим субъектам, так и каждому из них по своему усмотрению. Однако ответственность таких лиц не носит солидарного характера. Каждый из субъектов несет самостоятельную ответственность.

В соответствии с п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ солидарный характер носит ответственность субъектов, которые совместными действиями нарушили чужое исключительное право.

Данные ситуации самостоятельной и солидарной ответственности нескольких лиц в судебной практике разграничиваются. Как отмечено в п. 1 справки Суда по интеллектуальным правам: «при рассмотрении требований о привлечении к солидарной ответственности за нарушение исключительного права следует исходить из того, нарушены ли такие права совместными действиями лиц, к которым предъявлено такое требование, либо каждое из этих лиц допустило самостоятельное нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Например, при нарушении исключительного права на товарный знак посредством размещения на сайте в сети “Интернет” предложения к продаже товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с таким товарным знаком, администратор доменного имени и лицо, разместившее информацию на сайте, могут быть привлечены к солидарной ответственности, поскольку исключительное право на товарный знак нарушено их совместными действиями. В свою очередь, при предъявлении требования о защите исключительного права на товарный знак к нескольким последовательным перепродавцам контрафактного товара, на них не может быть возложена солидарная ответственность перед правообладателем, поскольку нарушением исключительного права является каждый случай реализации такого товара, вследствие чего каждый нарушитель несет самостоятельную ответственность за допущенное им нарушение» [6] .

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Под однородными товарами понимаются товары, имеющие сходные характеристики и состояние из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые (ввозимые) товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства [7] .

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию [8] . Вероятность смешения оценивается, как правило, с позиции среднего, «неискушенного» потребителя. Но для товаров, имеющих определенный круг потребителей, например предназначенных для использования в определенной сфере деятельности, учитывается мнение адресной группы потребителей.

Для констатации нарушения достаточно одной вероятности смешения. Правообладатель не должен доказывать факт введения в заблуждение конкретных потребителей. Незаконное использование товарного знака иным лицом влечет возникновение на стороне правообладателя различных имущественных потерь.

Обратимся к зарубежному законодательству. Западные правопорядки в целом определяют нарушения прав на товарный знак сходным образом.

В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ «О защите товарных знаков и других обозначений» [9] нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя: